【弁言小序】

　　在新颖性的判断原则中，一是采用单独对比原则，二是要判断被审查的发明或者实用新型与现有技术或抵触申请中的技术方案相比是否为同样的发明或者实用新型。作为缺乏新颖性的常见情形之一，如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域惯用手段的直接置换的发明或者实用新型，则该发明或实用新型不具备新颖性。但是，在《专利审查指南2010》第二部分第三章第3.2.3节中，涉及“惯用手段的直接置换”这一情形的部分，仅仅给出了采用“螺钉固定”和采用“螺栓固定”属于本领域惯用手段的直接置换的示例，对于何为惯用手段的直接置换没有进一步明确，在实际审查中对于惯用手段的直接置换如何适用也缺乏明确的标准和规定。目前，普遍比较认同的是，对比文件中首先要存在置换基础，即存在可以相互置换的技术手段，并且该技术手段在各自技术方案中所起的作用应当是相同的。审查实践中，对于要置换的技术特征所要解决的技术问题或者说在发明或实用新型中所起的作用的判断以及置换基础的理解有时还存在不同的认识，本文将通过一个复审案例，分析适用“惯用手段直接置换”的新颖性判断中，如何界定置换基础以及准确把握相互置换的技术手段的作用或要解决的技术问题。

　　【理念阐述】

　　一般说来，在新颖性判断中“惯用手段的直接置换”要满足四个条件：一、对比文件应公开与区别技术特征相应的技术特征，即存在置换基础，当权利要求中的区别技术特征在对比文件中没有相对应特征的情况下，一般不适用惯用手段的直接置换；二、相互置换的技术手段在各自技术方案中所起的作用应当是相同的；三、相互置换的技术手段本身应当均为本领域解决相同技术问题惯常采用的技术手段；四、置换后与权利要求中其他技术特征的关系不应被改变，也不会对技术方案中的其他要素提出不同的要求。

　　对于“置换基础”的理解，适用“惯用手段的直接置换”时，对比文件中应当存在置换基础，即权利要求与对比文件应具有可供置换的相应技术特征。但在确定对比文件中的置换基础时，不应机械地从技术特征的数量上一一对应，而应当基于相互置换的技术手段在各自技术方案中所起的作用，以具备相同作用为基础确定相互置换的对象。

　　关于“相互置换的技术手段在各自技术方案中所起的作用”的认定，是与技术手段基于发明或者实用新型技术方案整体要解决的技术问题密不可分的，其要满足两个条件，一是该技术特征所起的作用要结合说明书整体合理确定，不能仅仅局限于技术手段本身，仅根据技术特征本身固有的作用确定；二是置换的技术手段必须是本领域取得该作用惯常使用的技术手段。

　　【案例演绎】

　　某复审案件涉及一种名称为两面刀的实用新型专利申请，该申请背景技术记载了“现有技术中的两面刀的功能使用比较单一，两面刀要结合各种手工具完成作业，比如割冻肉、切菜、削片；由于各种手工具分体制造单独使用，大大浪费各种手工具来回取放作业时间，并且材料浪费、制造成本高”。因此，该申请提供了一种功能多种的两面刀，所述两面刀包括刀体，其特征在于：“所述刀体一边设弧形刀口，刀体另一边设有锯齿刀口，刀体后端中部设有刀柄，在所述刀体上设有刮皮刀口和刮齿”。

　　对比文件公开了一种多功能菜刀，包括刀体，刀体的上下部各设置有刀刃与锯齿刀刃，刀体的后端中部连接有一刀把，所述刀体上设置有锅铲。该多功能菜刀可以作为菜刀切菜使用，又可以除去鱼鳞和斩断肉骨头使用，还可以作为锅铲炒菜使用，它结构简单而一物多用，有效克服了现有菜刀所存在的功能过于单一的缺陷，给人们带来使用上的便利。

　　上述实用新型专利申请经初步审查被驳回，驳回决定指出，权利要求中刀体上设有刮皮刀口和刮齿是常见功能的简单叠加，对于技术方案的实质及所要解决的技术问题没有产生明显影响，两者的技术方案实质相同，因此权利要求的技术方案不具备专利法第二十二条第二款规定的新颖性。

　　申请人对驳回决定不服，向国家知识产权局专利复审委员会提出复审请求。复审请求人认为，涉案申请中的刮皮刀口的作用是刮皮，刮齿可用于刮鱼鳞等，对比文件中的锅铲的作用是用于烹饪，两者的作用不同，不属于本领域惯用手段的直接置换。

　　专利复审委员会通过审理认为，涉案申请针对现有技术中两面刀功能单一的缺陷提供一种多功能两面刀，即在刀体上设置了刮皮刀口和刮齿，使得两面刀既能当做普通刀具使用，也能实现刮皮刀和刮刀的双重功能，在刀体上设置刮皮刀口和刮齿的作用是解决普通两面刀功能单一的问题，实现两面刀的多功能性，而对比文件中在刀体上设置锅铲的作用也是实现刀具的多功能性。也就是说，在刀体上设置刮皮刀口、刮齿和在刀体上设置锅铲的作用是相同的，都是实现刀具的多功能，因此，在刀体上设置刮皮刀口、刮齿和在刀体上设置锅铲是本领域惯用手段的直接置换，以权利要求不具备新颖性予以维持驳回决定。上述复审决定经北京知识产权法院一审和北京市高级人民法院终审均认定权利要求不具备新颖性，两审法院均支持了复审决定中对“惯用手段的直接置换”的认定。

　　从前文所述的两面刀复审案件的审理过程可以看出，在对“惯用手段直接置换”的适用上，没有拘泥于“刮皮刀口、刮齿”以及“锅铲”的具体作用，而是从实用新型技术方案的整体出发，认定上述技术特征在技术方案中所起的作用，根据说明书的记载，把上述技术特征的作用或功能进行合理概括，从而得出“刮皮刀口、刮齿”以及“锅铲”在各自技术方案中其所起的作用相同的结论，进而适用“惯用手段的直接置换”。在案件的审理过程中，也没有拘泥于技术特征在数量上的一一对应，而是从技术手段的完整性上考虑并进行置换，这就要求相互置换的技术特征在技术方案中所起的作用相同，并且是本领域实现上述功能或效果惯常使用的技术手段。

　　综上所述，“惯用手段的直接置换”不要求置换基础在技术特征数量上的一一对应，但要在作用和效果上整体对应；互相置换的技术特征所起的作用或者要解决的技术问题要根据发明或者实用新型的整体发明构思结合说明书的记载确定，不能机械地仅局限于技术特征本身固有的作用和功能，只有把握合理尺度，才能在新颖性评判中准确适用“惯用手段的直接置换”。

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